关于第11895486号“山村飘香光棍鸡”商标无效宣告请求裁定书

关于第11895486号“山村飘香光棍鸡”商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2017]第0000105543号

申请人：蒙阴县光棍鸡店

委托代理人：临沂市天勤商标事务所

被申请人：山东蒙阴洪勇调味食品厂

委托代理人：山东围城知识产权服务有限公司

申请人于2016年05月30日对第11895486号“山村飘香光棍鸡”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求。我委依法受理后，依照《商标评审规则》第六条的规定，组成合议组依法进行了审理，现已审理终结。

申请人的主要理由：一、“光棍鸡”商标系申请人于上世纪八十年代独创，经过申请人长期宣传和使用，已具有较高知名度。为了保护消费者利益和维护自己的权利，申请人在炒鸡制品、炒鸡调料及餐饮服务上分别申请注册了第3255787号“光棍鸡”商标、第3255788号“光棍鸡”商标、第10534074号“付家光棍鸡”商标、第13269719号“光棍及图”商标、第13269720号“广棍鸡”商标、第1205497号“广棍”商标、第12159758号“光棍子鸡”商标、第16334915号“光棍鸡及图”商标、第1987337号“光棍鸡及图”商标（以下统称引证商标一）、第10534073号“付家光棍鸡”商标、第8841112号“光棍鸡”商标、第16334837号“光棍鸡”商标、第3255786号“光棍”商标、第11809612号“光棍”商标、第16508510号“广棍鸡”商标、第12159756号“光棍子鸡”商标（以下统称引证商标二）、第1764603号“光棍鸡”商标、第1201871号“光棍鸡”商标（以下统称引证商标三）。争议商标与上述引证商标构成了近似商标，容易引起消费者的误认。二、争议商标系对申请人上述引证商标的抄袭、模仿，侵犯了申请人的商标专用权，不应予以注册。且被申请人与申请人同处一个地区，理应知晓申“光棍鸡”系申请人独创品牌，其恶意抢注与申请人独创品牌相近似的商标，违反了诚实信用原则，易造成不良影响，扰乱商标注册秩序。三、商标评审委员会及商标局的在先裁定中已认可了“光棍鸡”商标已成为相关消费者用以区别同类炒鸡、调味品及餐饮服务提供来源的标志。四、申请人引证的第3255786号“光棍”商标撤销不满一年，争议商标不应予以注册。综上，申请人请求依据《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第十三条、第十五条、第三十一条、第三十二条、第五十条等规定，宣告争议商标无效。

申请人向我委提交了以下主要证据：

1、商标局异议裁定书；

2、《临沂日报》、《山东法制报》对申请人的报道；

3、申请人营业执照；

4、申请人引证商标的详细信息；

5、申请人加盟商照片及报纸电视台等媒体证明；

6、商标局及商评委裁定书；

7、申请人荣誉称号；

8、处罚决定书。

被申请人答辩的主要理由：一、申请人核定使用在第29类、第42类商品及服务上的引证商标与争议商标系属不同的生产行业，亦不存在关联关系，因此不构成类似商品或服务上的近似商标。并且，申请人引证的部分商标或申请时间晚于争议商标，或处于无序宣告程序中，或部分已删除，尚不能成为争议商标获准注册的权利障碍。二、“光棍鸡”经过多年的发展与宣传已成为公众所知悉的通用名称，不具有显著性。争议商标与申请人的各引证商标不构成近似商标，在实际使用中不会造成消费者的误认。三、申请人称其引证的第3255786号“光棍”商标撤销不满一年，但如上述可知，争议商标与其未构成近似商标，因此争议商标的申请注册不受该引证商标撤销未满一年的限制。四、争议商标在申请人的使用及宣传下已获得较高知名度，共存于市场不易产生混淆。综上，被申请人请求对争议商标予以维持。

被申请人向我委提交了以下主要证据：

1、相关在先裁定书复印件；

2、争议商标使用的商品外包装照片打印件；

3、争议商标使用的商品参加展会的照片打印件。

我委将被申请人的答辩材料寄送给申请人，申请人提出了质证意见。

经审理查明：1、争议商标由被申请人于2012年12月14日向商标局提出注册申请，经商标局异议程序裁定予以核准注册，注册公告时间为2015年12月7日，核定使用在第30类茶；糖果；蜂蜜；糕点；煎饼；面粉；锅巴；调味品；酵母；食用芳香剂商品上。

2、引证商标一由申请人所有，部分商标早于争议商标申请注册日之前获准注册，或向商标局提出注册申请，核定使用在第29类酱菜、肉、鱼制食品等商品上；部分商标晚于争议商标申请注册日之后向商标局提出注册申请，不构成争议商标的在先权利障碍。引证商标三由申请人所有，均早于争议商标申请注册日之前获准注册，核定使用在第42类住所（旅馆、供膳寄宿处）、餐馆等服务上。鉴于争议商标核定使用的全部商品与引证商标一、三核定使用的全部商品不属于类似商品，故我委对于引证商标一、三中包含的所有商标的权利状态不再予以评述。

引证商标二中：第16508510号“广棍鸡GUANGG UNJI及图”商标、第12159756号“光棍子鸡”商标、第16334837号“光棍鸡GUANGG UNJI及图”商标的申请注册时间晚于争议商标申请日期，故不构成争议商标的在先权利障碍；第3255786号“光棍GUANGG UN及图”商标经我委撤销复审决定予以撤销，撤销公告刊登在第1472期《商标公告》上，已不构成争议商标的在先权利障碍；第10534073号“付家光棍鸡FUJIAGUANGG UNJI”商标、第8841112号“光棍鸡”商标、第11809612号“光棍GUANGG UN及图”商标为在先有效商标。

上述事实有商标档案在案佐证。

申请人在本案虽援引《商标法》第十三条主张宣告争议商标无效，但其在理由中亦主张争议商标与申请人在先引证的商标近似，且核定商品关联密切，易导致消费者误认误购，造成市场混淆等。我委认为驰名商标认定与保护遵循按需认定的原则，如双方商标指定商品属于类似商品，则可适用《商标法》第三十条规定，而无需再适用驰名商标保护条款。故本案应在判断商品是否类似的基础上，并结合申请人主张适用相应条款审理。

争议商标为文字商标，由中文“山村飘香光棍鸡”组成，其与引证商标二中的商标均包含“光棍鸡”或“光棍”，双方商标不易区分，已构成近似商标。争议商标核定使用的糖果、调味品等商品与引证商标二核定使用的糖果、佐料（调味品）等商品属于同一种或类似商品，双方商标并存于上述商品上易使消费者对商品来源产生混淆或误认，已构成《商标法》第三十条、第三十一条所指的使用在相同或类似商品上的近似商标情形，不应核准注册。争议商标核定使用的茶、食用芳香剂商品与引证商标二核定使用的全部商品不构成类似商品，争议商标在上述两项商品上与引证商标二未构成《商标法》第三十条所指情形。

申请人提交的证据可以证明，在争议商标申请注册前，申请人已将“光棍鸡”作为企业字号从事经营活动，并在炒鸡制品、调料及餐饮服务领域具有一定知名度，加之双方当事人地理位置接近，“光棍鸡”本身具有较强显著性，争议商标将其完整包含，使用在调味品、食用芳香剂商品上，易使消费者将其与申请人相联系，从而造成市场上混淆、误认其来源，损害申请人的在先合法字号权益。综上，争议商标在调味品、食用芳香剂商品上构成《商标法》第三十二条所指“损害他人现有的在先权利”的情形。

另，申请人提交的在案证据不足以证明其在争议商标申请注册日之前已在茶商品上在中国已在先使用与争议商标相同或近似的商标并具有一定影响，或影响及于被申请人。因此，争议商标的申请注册违反《商标法》第三十二条“申请商标注册也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”规定的证据不足，我委对此不予支持。

申请人还援引《商标法》第十五条规定宣告争议商标无效，但并无相应事实依据，我委对此不予支持。另，申请人主张根据《商标法》第五十条规定，其引证的第3255786号商标被撤销不满一年，争议商标不应予以注册。鉴于该条款立法本意为避免新注册商标商品与被撤销商标商品同时在市场存在造成混淆而设置，上述商标系因连续三年未使用被撤销，不存在市场混淆商品来源的可能性，因此，争议商标未违反《商标法》第五十条规定。

综上，申请人无效宣告理由部分成立。

依照《中华人民共和国商标法》第三十条、第三十一条、第三十二条、第四十五条第一款、第二款和第四十六条和《中华人民共和国商标法实施条例》第六十八条的规定，我委裁定如下：

争议商标在茶商品上予以维持，在其余商品上予以无效宣告。

当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我委。

合议组成员：梁   宇

田益民

张世莉

2017年08月29日